律師隨筆|企業(yè)如何在與員工的專利爭奪戰(zhàn)中留住專利技術(shù):探索服務發(fā)明的認定

  • 來源:武漢鷹卓律師
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  • 發(fā)布時間:2021-10-21

對于企業(yè)來說,專利技術(shù)在其生存和發(fā)展的每一個環(huán)節(jié)中的巨大價值不言而喻,但很多企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的保護卻重視不夠。根據(jù)專利法及其實施細則的規(guī)定,單位應當承擔專利構(gòu)成職務發(fā)明創(chuàng)造的訴訟舉證責任。如果企業(yè)在專利研發(fā)過程中不保留相關(guān)證據(jù),很容易導致其在與員工的專利爭奪戰(zhàn)中處于劣勢。

企業(yè)要留住服務發(fā)明,首先要了解什么是服務發(fā)明。在服務發(fā)明認定的基礎(chǔ)上,提出企業(yè)保留服務發(fā)明的建議。

根據(jù) 《專利法》 第六條,的規(guī)定,完成本單位的任務或者主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造,是職務發(fā)明創(chuàng)造。 《專利法實施細則》 第十二條進一步明確,執(zhí)行本單位任務完成的職務發(fā)明創(chuàng)造是指:在自己的工作中取得的發(fā)明創(chuàng)造;執(zhí)行本單位交辦的本職工作以外的任務而進行的發(fā)明創(chuàng)造;辭職、退休、調(diào)動后一年內(nèi)所作的與本職工作或原單位分配任務有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。單位的物質(zhì)條件是指不對外公開的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者技術(shù)資料。

基于上述法律法規(guī),企業(yè)要證明某項專利技術(shù)屬于職務發(fā)明創(chuàng)造,需要證明該專利技術(shù)是由企業(yè)自己完成的任務或者主要是利用其物質(zhì)技術(shù)條件完成的。他們有一個共同的前提,那就是企業(yè)和個人的關(guān)系。這一點主要通過雙方簽訂的勞動合同、企業(yè)為個人繳納社保的證明、離職證明來證明。需要注意的是,本文描述的單位不僅包括員工的下屬單位,還包括臨時工作單位。

(一)執(zhí)行本單位的任務

要證明專利糾紛是由執(zhí)行任務的單位完成的,我們可以從以下幾個方面進行舉證:

1、單位有專利研發(fā)的可能性和實際計劃的證明。能夠提供企業(yè)在工商登記注冊時的經(jīng)營范圍、過往研發(fā)成果等證明。與爭議專利屬于同一領(lǐng)域,以及企業(yè)開發(fā)爭議專利的項目文件和決議等。只有當企業(yè)有了專利研發(fā)的計劃,個別人才才可能在企業(yè)承擔這項工作。

2.個人在完成本職工作、被分配本職工作以外的任務或者離職后一年內(nèi)取得相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造證書的。本人工作能提供公司章程、勞動合同約定的工作范圍或相關(guān)規(guī)章制度對具體崗位工作范圍的規(guī)定等材料證明;對于分配工作以外的任務,可以提供任命書、相關(guān)決議等材料證明。需要注意的是,員工應在上述材料上簽字確認,否則無法達到認證目的;離職后一年內(nèi),以離職手續(xù)載明的日期證明,并以上述工作及工作以外的任務證明相關(guān)性。需要注意的是,是離職后一年內(nèi)做的,沒有申請。所以,即使是一年后離職后申請的專利,只要能證明是一年內(nèi)做出的,也是服務發(fā)明。

(二)主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件

證明專利糾紛主要是利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的,可以從以下幾個方面進行舉證:

1、單位具備完成專利訴訟的物質(zhì)技術(shù)條件。能夠提供專利研發(fā)所需的材料、設(shè)備、零部件的購買和驗收證明,以及只有本單位人員甚至本單位R&D人員才能接觸到的技術(shù)資料等證據(jù)。

2.個人主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成專利訴訟。記錄、文件等。能夠提供個人使用的相關(guān)材料和設(shè)備,并能夠證明個人獲取本單位相關(guān)技術(shù)資料的可能性。需要注意的是,爭議專利必須主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成,才能視為職務發(fā)明創(chuàng)造。如果僅使用少量與爭議專利完成無關(guān)的條件,則不是主要利用。

服務發(fā)明雖然只需要證明上述兩項中的一項,但由于相關(guān)法律法規(guī)和司法實踐未能統(tǒng)一標準,且實際證據(jù)材料繁雜,企業(yè)需要提供盡可能多的證據(jù),形成完整的證據(jù)鏈,才能打贏專利戰(zhàn)。